在专利代理的实践中，由于专利布局上的问题，造成发明、实用新型和外观设计专利申请前后矛盾，以致在先申请成为在后申请的抵触申请而破坏在后申请的新颖性，在先申请提前公开或授权而影响在后申请的创造性，外观设计的附图被发明或实用新型的附图公开。这类问题屡见不鲜，常称之为专利布局上的“乌龙”事件。为了减少乌龙的发生以及发生后及时纠错，需要发明人、设计人、专利工程师和专利代理师大力配合，灵活运用好专利法、实施细则和审查指南的相关规定，对个案做出正确处理。

下面，结合示例，对在专利布局上如何减少乌龙的发生以及发现乌龙后的处理做个简单介绍。

一、尽量避免一系列专利申请在布局上的相互矛盾

1. 同日提交是一系列专利申请避免相互矛盾的重要手段。

相互关联的发明、实用新型和外观设计，例如，一件发明专利A涉及前保险杠以及具有该保险杠的汽车，一件实用新型专利B涉及车灯以及具有该车灯的汽车，两件外观设计专利C和D分别涉及保险杠和车灯。如果这四件专利申请能同日提交，则会避免彼此之间造成矛盾。

多个关联技术的交底书可采取合案撰写的处理手段。例如，一批交底书分别涉及的发明主题为：一种金属氧化物半导体器件、一种带有鳍的金属氧化物半导体器件、一种金属氧化物半导体器件的封装、一种金属氧化物半导体器件的制备方法、一种鳍金属氧化物半导体封装、一种鳍金属氧化物半导体的封装方法。如果上述六个交底书分别分配给六个专利代理师撰写，则每个专利代理师只能依据于各自交底书的技术方案进行撰写。毫无疑问，这六个交底书的技术方案要解决的技术问题、技术手段、技术效果，或者说发明点吧，或许就那一个或两个。结果，六件专利申请分别包含一套权利要求，可能面对审查员检索出的两篇对比文件，修改余地很小，每一件授权前景变得不是很好。反之，如果这六个交底书按照发明点分配给一个或两个代理师处理，则完全可能写成两件发明专利申请，每个专利申请包含具有单一性的三套权利要求，即包含全部六项发明主题的两件发明专利申请。根据实质审查的实际进展情况，也就是根据对比文件的具体情况，代理师可以修改权利要求，克服审查员在实质审查意见通知书中指出的缺陷，与六件专利申请的情况相比，授权前景明显变好。当一件发明专利申请当中的三套权利要求都能授权时，在收到办登通知书后的两个月内可考虑提出分案，即保留一套权利要求，另两套权利要求部分分案出来，最终实现每件中的三套权利要求都分别作为一件申请被授权。概括一下，我们将这样的做法称之为“合案-分案申请”。

2. 不能同日提交的多个相互关联的专利申请要避免在先申请成为在后申请的对比文件。

在具体的发明专利实质审查时，审查员最喜欢找到同一申请人的已经公布的在先申请作为对比文件，以利于用自己的“矛”与自己的“盾”进行专利性比较。例如，同一申请人分别于2022年11月16日和2022年12月22日提交了“一种载药聚氨酯止血绵的制备方法”和“一种复合海绵的制备方法”的发明专利申请。由于前者要求了提前公开，因此公开日为2022年12月20日。这两篇专利申请的发明点都主要在于聚氨酯海绵的制备方法，因此这样的乌龙式专利布局自然造成通过专利审查的难度增加。

同样道理，如果这两个案子采用上面谈及的合案-分案申请，就完全避免了在先申请成为在后申请的对比文件的问题。而且，合案撰写和通过实质审查的几率会大一些。这两个案子目前的状况是在先申请被驳回，在后申请在继续审查中，即使能授权，难度也相当大。

避免在先申请成为在后申请的对比文件的根本方法，是灵活运用好A34。第三十四条 国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。相互关联的两件发明专利申请，在先申请不要请求提前公布，那就一定是满十八个月才能公布。在后申请于在先申请的申请日后十八个月内提交，在先申请就不会成为在后申请的对比文件。为了加速审查和授权，在后申请请求提前公布、优先审查也没有问题。

由于这两个案子的申请日相隔仅40天，在发现在先申请于在后申请时已经公布后，还有一种比较不错的解决办法，那就是在后申请要求在先申请的优先权。这将在后面详细描述。

二、灵活使用优先权和分案处理相互关联的在先、在后申请

法条准备：

A29.2申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

R35.2发明或者实用新型专利申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。

如果专利代理师在做一个案子的时候发现申请人有相互关联的在先专利申请，而且在先申请一旦成为在后申请的对比文件将影响在后申请的创造性，则专利代理师应核实一下在先申请的申请日是不是在十二个月内。如果在十二个月内，则根据A29.2和R35.2，要求在先申请的优先权，完善和提交在后申请，是不错的选择。

例如，在先专利申请的技术方案A，在后申请的技术方案B，完善并提交的文本可包括技术方案A+B。方案A是有优先权的，方案B没有优先权，因此最终提交的技术方案A+B享有部分优先权。然而，无论如何，起码在先申请不会成为在后申请的对比文件，即不破坏其创造性。

通过上述部分优先权的处理，技术方案A+B在授权上就容易多了。在实质审查过程中，技术方案A+B要经受对比文件1或者对比文件1+2的考验。这时，专利代理师有足够的修改余地和争辩理由。技术方案A和B可自成体系，也就是保留技术方案A的一套权利要求和技术方案B的一套权利要求。作为选择，完全可以合并成技术方案A+B，来对抗对比文件1+对比文件2，授权的概率增加。这样处理后的案子又等于在先申请和在后申请的合案。

为了使申请人的利益最大化，合案后的发明专利申请在办登期间可以根据申请人的实际需要考虑分案。下面具体描述。

2）部分优先权的发明专利申请可在办登时分案。

因为方案A和方案B是彼此相对独立的，所以应申请人的实际需要，可在收到办登通知书后的两个月内将方案A或方案B分案，从而最终获得最初的两件发明专利的专利权。前面所述的具体示例的情况就完全可考虑用先要求优先权合案再分案来处理。

三、用好A23.3对抗使用在先申请的发明或实用新型中部分附图的在后外观设计申请专利的侵权

A23.3授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

R35.3外观设计专利申请人要求本国优先权，在先申请是发明或者实用新型专利申请的，可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请；在先申请是外观设计专利申请的，可以就相同主题提出外观设计专利申请。

申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回，但外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。

A23.1授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

R69.2    前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条（定义）、第十九条第一款（对外申请先保密审查）、第二十二条（发明和实用新型授权的三性要求）、第二十三条（外观设计的授权要求）、第二十六条第三款（对发明/实用新型说明书的要求）、第二十六条第四款（对发明/实用新型权利要求书的要求）、第二十七条第二款（对外观设计的图片或者照片的要求）、第三十三条（修改不超范围）或者本细则第十一条（诚实守信）、第二十三条第二款（独权整体反应方案，包括必要特征）、第四十九条第一款（分案不超范围）的规定，或者属于专利法第五条（违反法律/法规不授权）、第二十五条（不能授权的保护客体）规定的情形，或者依照专利法第九条（重复授权）规定不能取得专利权。

R70.3以不符合专利法第二十三条第三款（与他人在先权利相冲突）的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，国务院专利行政部门不予受理。

因此，外观设计的在后申请使用在先的发明或实用新型专利申请的附图的，分为两种情况进行讨论：在先的发明或实用新型专利申请与在后的外观设计专利申请为同一申请人；在先的发明或实用新型专利申请与在后的外观设计专利申请为不同的申请人。

1）在先申请和在后申请是同一申请人

在外观设计专利授权时，实用新型专利尚未公开，且不是外观设计专利申请，因此既不是抵触申请也不是现有设计。因此任何人都无法以R69.2和A23.1的规定作为无效理由提出无效。并且不会“与他人在申请日前已经取得的合法权利相冲突”，故也不能以A23.3为理由提起无效。

尽管如此，申请人在提交发明或实用新型专利申请后，利用发明或实用新型专利申请中的附图提交外观设计专利申请时，仍有必要，甚至非常有必要，要求在先申请的发明或实用新型的优先权，从而对抗任何的本外观设计申请日前提交的他人的外观设计申请。

2）在先申请和在后申请为不同申请人：

在外观设计专利授权时，发明或者实用新型专利也尚未公开。此时，同样地，发明或者实用新型专利也并非外观设计专利申请，故在先申请既不是在后申请的抵触申请也不是现有设计。

但是，实用新型专利的专利权人可以依据A23.3主张起诉外观设计专利的专利权人，或者对其外观设计专利提出无效。因为实用新型专利的专利权人在实用新型申请日时，已经取得了对该专利申请交底材料的著作权，当然最好是有版权注册，用于提交权利冲突的证据。

此外，作为该发明或者实用新型专利的利害关系人，若要起诉，则需要该发明或者实用新型专利的专利权人配合提供该实用新型专利的相关交底资料。

我们具体地来看看审查指南有关根据专利法第二十三条第三款的审查规定：

一项外观设计专利权被认定与他人在申请日(有优先权的，指优先权日) 之前已经取得的合法权利相冲突的，应当宣告该项外观设计专利权无效。这是法规的规定，是重要的无效理由。

他人，是指专利权人以外的民事主体，包括自然人、法人或者其他组织。

合法权利，是指依照中华人民共和国法律享有并且在涉案专利申请日仍然有效的权利或者权益。包括商标权、著作权、企业名称权(包括商号权)、肖像权以及知名商品特有包装或者装潢使用权等。

在申请日以前已经取得(以下简称在先取得)，是指在先合法权利的取得日在涉案专利申请日之前。

相冲突，是指未经权利人许可，外观设计专利使用了在先合法权利的客体，从而导致专利权的实施将会损害在先权利人的相关合法权利或者权益。

在无效宣告程序中请求人应就其主张进行举证，包括证明其是在先权利的权利人或者利害关系人以及在先权利有效。

具体地，根据著作权的取得和著作权登记的有关规定，著作权是作品完成时自动取得的，著作权登记只是起到初步证明的作用，并非著作权产生的法定条件。因为在先专利的申请人在申请日时已经完成了对专利申请文本的创作，即已经取得了该文本的著作权，所以在后的外观设计申请，若使用了在先专利申请的附图，则涉嫌侵犯在先申请人（必须是他人）对附图已经取得的合法权利，即完成该专利交底文本时所自动取得的对专利文本的著作权。

若在后的外观设计申请时，在先的发明已经在初审合格后公布，或实用新型已经授权公告，则在先文本（不管是否同一申请人！）将构成该外观设计的现有设计。