关于创造性问题答审中的修改与争辩
一、不需要修改权利要求的情形
权利要求的修改意味着权利要求保护范围的变窄。按照使申请人的利益最大化的原则,在不修改权利要求就能通过争辩而授权的情况下,尽可能不要修改权利要求。下面的几种情况应当不用修改权利要求:
1. 用D1+公知常识评价权利要求1
此时,独立权利要求1-对比文件1=区别技术特征Q,通知书往往笼统地说:本领域技术人员在对比文件1的基础上,结合本领域的常用技术手段,容易想到将区别技术特征应用于对比文件1而得到权利要求1。在此情况下,区别技术特征Q往往可以分成Q1+Q2+Q3,例如,Q1是组成特征,Q2是方法特征,Q3是功能特征。于是,争辩的理由是公知常识中没有Q1、Q2、Q3可结合的记载以及Q1+Q2+Q3与D1相结合的启示。
2. 用D1+D2+公知常识评价权利要求1
此时,独立权利要求1-对比文件1=D2+区别技术特征Q,通知书往往笼统地说:本领域技术人员在对比文件1的基础上,有能力找到对比文件2,并且结合本领域的常用技术手段,容易想到将区别技术特征应用于对比文件1而得到权利要求1。在此情况下,区别技术特征Q往往可以分成Q1+Q2,例如,Q1是组成特征,Q2是方法特征。于是,争辩的理由是公知常识中没有Q1、Q2可结合的记载、D2与Q1、D2与Q2、D2与Q1+Q2是否可结合、以及这样的结合分别与D1有没有结合的启示。
3. 独立权利要求1的区别技术特征被掩盖的情况
此时,权利要求1保护的产品或方法与对比文件1公开的产品或方法往往不是相同的技术领域或者说是相关技术领域的产品或方法。在此情况下,通知书中在作权利要求1与对比文件1的对比时,往往用对比文件1中的特征A1、B1、C1、D1来“相当于”权利要求1中的特征A、B、C、D,从而得到区别技术特征Q1+Q2,并由此确定权利要求1要解决的技术问题。在此情况下,代理人要认真分析具体情况,而不能简单地接受。分析的内容是A-A1、B-B1、C-C1、D-D1的结果是什么,即找到(A-A1)+(B-B1)+(C-C1)+(D-D1)=Q3。于是,权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征为Q1+Q2+Q3。接下来,具体分析Q1、Q2、Q3在对比文件1中有没有记载,在对比文件2中有没有记载和相结合的启示,再考虑是否属于公知常识。必要时,在争辩时可以考虑将A+B、C+D或者A+D、B+C作为一个特征重新与对比文件1进行比较而得到与通知书中给出的区别技术特征完全不同的区别技术特征,从而有利于创造性的争辩论述。
二、通过简单修改克服创造性问题
为了快速授权和克服通知书中指出的创造性问题,修改权利要求书是常用的手段。下面讨论几种简单修改权利要求书的情形。
1. 通知书对一项从属权利要求的创造性不予评价
第一次审查意见通知书对一项从属权利要求的创造性不予评价,意味着该从属权利要求是有创造性的。如果该项从属权利要求是直接引用独立权利要求1的,则可以直接删除权利要求1,以该从属权利要求作为新的独立权利要求1。如果该项从属权利要求是间接引用独立权利要求1的,例如,该项从属权利要求为权利要求5,权5引用权4,权4引用权3,权3引用权1,则需要对通知书全面分析。首先,判断权5间接引用权1的技术方案是否有创造性,如果有,则将权5引用权1的技术方案作为新的独立权利要求1;如果没有,则要判断权5引用权3和权5引用权4的技术方案是否有创造性。如果权5引用权3的技术方案有创造性,则删除权1,合并权3和5作为新的独立权利要求1,权4及其它权利要求依次重新顺序编号。如果权5引用权4的技术方案有创造性,则删除权1,合并权4和5作为新的独立权利要求1,权3及其它权利要求依次重新顺序编号。
2.通知书引用多篇对比文件评价创造性
通知书引用多篇对比文件评价本专利申请创造性的情形是比较多见。在此情况下,一般来说,用对比文件1或者对比文件1和2来评价权利要求1的创造性,再用其它对比文件之一评价后续从属权利要求的限定部分的特征。此时,重点分析除了评价1的对比文件外的其它从属权利要求的限定部分的特征能否结合,再分析该其它对比文件中有没有这些特征可结合的启示。也就是说,代理人应首先考虑将通知书用其它对比文件评价创造性的从属权利要求合并作为新的独立权利要求1。在意见陈述书的争辩上,在这些其它对比文件的彼此可结合上容易找到不可结合的理由,或者可以找到相反的技术启示。这样的争辩是有说服力的。
3. 产品、方法、应用等多项独立权利要求的修改
具有多项独立权利要求的发明专利申请,要优先考虑保住产品权利要求。但是,当产品权利要求的创造性难以争辩或前景不乐观时,要及时转向,考虑全面修改方法或应用等权利要求。在增加了时间、温度、压力、湿度、环境气氛等特征后,授权前景会得到改观。
在专利代理过程中,权利要求的修改和创造性争辩的方法是千变万化的,本文仅对其中常见的几种情况进行分析,与同行们共同讨论。不妥之处,敬请批评指正。